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科技成果转化视角下的职务发明该如何认定?(下)

在上章内容中,笔者从目前职务发明相关法律法规入手,分析了职务发明的认定标准。本章中,笔者将结合代表性的职务发明相关案例,从“任务标准”与“物质技术条件标准”两方面,对司法实践中的争议焦点进行解析。同时为了避免纠纷和科研成果能够更好地转化落地,笔者在最后给出了相应的意见和建议。


司法审判中“任务标准”之争议焦点

实践中,“任务标准”争议焦点围绕职务发明的完成时间、本单位的认定范围、本职工作的认定标准,以及本职工作与单位任务的相关性等展开,部分典型案例如下:

1、天津南开大学蓖麻工程科技有限公司与张敏专利申请权纠纷案([2011]民申字第1486号)

法院认为在发明专利权属纠纷案件中,判断是否为“执行本单位的任务所完成的职务发明创造”,主要应考虑涉案发明创造所涉及的技术领域与原单位从事或交付的工作任务是否属于相关联技术领域,即涉案发明创造与原单位承担工作任务之间的“相关性”,即该判断标准不同于发明专利侵权纠纷的审理思路,无需将申请专利的技术与原单位工作曾使用的技术进行比对,从而判断两者是否为同一技术,更无需鉴定两者的同一性。

另外,法院认为职务发明中“本单位”不仅指劳动者的在编单位、聘用单位,还包括基于合作、协助或帮助关系而形成的临时或兼职工作单位。


2、中国人民解放军北京军区总医院诉李健民专利权权属纠纷案([2004]高民终字第899号)

法院认为,本案诉争的“组合式自锁防旋转髓内针”发明专利系在“组合式防旋转髓内针”实用新型专利的基础上增加了起着自锁功能的部件,属于对“组合式防旋转髓内针”专利技术的改进,综合考虑两项专利之间的关联性,应当认定“组合式防旋转髓内针”发明专利的完成符合北京军区总医院的工作任务。


3、南京伟思公司诉南京麦澜德公司专利权权属纠纷案([2015]南知民初字第194号)

该案存在一定的特殊性,具体表现为南京麦澜德公司涉案专利证书上的发明人杨某是与南京伟思公司(下称“伟思公司”)没有任何关系的第三人,其并不具备伟思公司的前职工身份。但是,受理法院将曾在伟思公司任职的史某某等三人在原单位的工作职责与本案涉案专利在关联性和内容上进行了技术比对,最终认定涉案专利为史某某等三人在伟思公司工作期间所作的职务发明。


4、小结

通过对上述三个案例的分析,结合笔者检索到的其他案例,以及关于职务认定的法律法规,对“任务标准”中的常见争议焦点总结如下:

(1)职务发明的完成时间

案例表明,法院判断一项发明是否属于职务发明时,通常需要先从确定该发明的完成日入手。

第一,职务发明应是发明人在其任职期间完成的;或者是发明人退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。因此,如果一项发明创造在其任职前已经完成则当然不属于职务发明创造。

第二,如果发明创造的完成时间无法确定的,则将专利申请日推定为职务发明的完成日。

(2)“本单位”的范围

《专利法实施细则》中明确,《专利法》第六条所称本单位,包括临时工作单位。在司法实践中亦对此予以遵循,“本单位”不仅指劳动者的在编单位、聘用单位,还包括基于合作、协助或帮助关系而形成的临时或兼职工作单位。

(3)“本职工作”的范围

“本职工作”是职务发明认定标准里“任务标准”的一项重要考量因素,具体就是指发明人的职务范围,即具体的工作责任的范围。但对于“本职工作”具体范围的认定标准,无论是《专利法》还是《专利法实施细则》均未明确作出解释,需要根据实际情况综合考量。

(4)案涉专利与员工本职工作或单位分配任务之间的“相关性”

法院在认定涉案专利是否为职务发明创造时,不可避免地要论证涉案专利与员工本职工作或单位分配任务之间的“相关性”。实务中主要应考虑涉案发明创造所涉及的技术领域与原单位从事或交付的工作任务是否属于相关联技术领域,无需将申请专利的技术与原单位工作曾使用的技术进行比对,从而判断两者是否为同一技术,更无需鉴定两者的同一性。这样的判断标准较为宽泛,给法官留下了较大的自由裁量空间。


司法审判中“物质技术条件标准”之争议焦点

《专利法实施细则》第12条第2款规定,“物质技术条件”包含了资金、设备、零部件、原材料或不对外公开的技术资料等要素。司法实践中,法院通常不单独考察某个物质要素,而是综合考虑前述物质要素与诉争专利之间的关系,对是否属于“主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”进行判断。相关案例如下:

1、临朐县三利自动化给水设备厂诉姜校林专利申请权纠纷案([2000]鲁经终字第338号)

一审法院认为,姜校林在三联集团本职岗位中既不承担研制开发职责,也未参加三利(1998)第071号科技成果的研制开发任务,但在研制“自来水管道无吸程二次加压增流供水设备”中,主要利用了本单位的物质技术条件,该成果应确认为职务技术成果归属于三利厂。

二审法院则认为三利公司没有证据证明姜校林在完成“自来水管道无吸程二次加压增流供水设备”过程中主要利用了三利厂的资金、设备、零部件、原材料,由此撤销了一审判决,并判决驳回三利厂的诉讼请求。


2、韦孚(杭州)精密机械有限公司诉杭州韦孚智能科技有限公司等专利权权属纠纷案([2015]浙杭知重字第3号)

受理法院认为,虽然两公司办公场所的租金系韦孚智能公司支付,但韦孚智能公司并未提供充分的证据证明其为涉案专利的研发提供了相应的资金、设备、技术等各方面的支持,即不能证明专利的研发是主要利用了韦孚智能公司的物质技术条件。


3、广州市乐佰得喷涂设备有限公司、广州涂涂乐科技有限公司、叶斌专利权权属纠纷案([2020]最高法知民终103号)

最高院认为,首先物质条件方面,乐佰得公司并未主张诉争专利系叶斌利用公司相关实验设备、原材料以及资金所完成;其次,技术条件方面,乐佰得公司主张的产品说明书、宣传册等资料,属于随产品销售而公开的资料,不属于法律所规定的“不对外公开的技术资料”。因此,现有证据难以认定诉争专利系叶斌利用乐佰得公司物质技术条件所完成的发明创造。


4、上海气动成套公司三分厂与吴登奎等专利权权属纠纷上诉案([2015]沪高民三知终字第18号)

二审法院认为,在发明创造的技术方案完成之后,为技术方案提供验证、测试,或者根据技术方案试制产品,均不属于专利法意义上的“主要利用本单位的物质技术条件”的情况。本案中,涉案专利主要是由被上诉人吴登奎进行方案设计,上诉人仅根据技术方案进行产品试制,故涉案专利不属于主要是利用上诉人的物质技术条件所完成的发明创造。


5、小结

综合以上四个案例,结合笔者检索到的其他案例以及关于职务认定的法律法规可知,在发明人与其所在单位就相应发明发生权属争议时,法院需要对“主要利用本单位物质技术条件”与“非主要利用本单位物质技术条件”之间作出区分,满足前者属于职务发明,满足后者则属于非职务发明。但是,两者的认定相对困难,实务中的证明难度较大,也对法官提出更高要求。

随着2021年1月1日开始实施的《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》,法院在案件审理过程中,对“主要利用本单位物质技术条件”与“非主要利用本单位物质技术条件”的差异性认定有更多的依据。即,“主要利用本单位物质技术条件”包括:

(1)全部或者大部分利用了法人或者非法人组织的资金、设备、器材或者原材料等物质条件,并且这些物质条件对形成该技术成果具有实质性的影响;

(2)该技术成果实质性内容是在法人或者非法人组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的。

且两种情形除外:

(1)对利用法人或者非法人组织提供的物质技术条件,约定返还资金或者交纳使用费的;

(2)在技术成果完成后利用法人或者非法人组织的物质技术条件对技术方案进行验证、测试的。


案例总结和建议

笔者认为,无论是科研机构还是科研人员,为了科技成果更好地落地转化,防范职务发明的权属纠纷,建议关注以下几点:
1、科研人员除了其本职工作,经常会以兼职或者合作的形式,参与其他单位共同参与研发工作。在司法实践中,科研人员在编单位、聘用单位中的发明创造可能属于职务发明,基于合作、协助或帮助关系而形成的临时或兼职工作单位中发生的发明创造也可能属于职务发明。因此,当科研机构以合作形式、科研人员以兼职等形式参与发明创造时,建议以未来的科技成果转化为切入点,通过合同形式,提前对科技成果的权属进行约定。
2、科研人员在履行职务过程中,存在不属于完成单位任务,但同时又利用单位的物质技术条件完成的发明创造,建议科研人员在申请专利前,或者在进行科技成果转化前,通过协议约定的方式,对专利的所有权、转化方式以及未来的收益方式进行约定。这样既可避免未来可能发生的专利所有权纠纷,同时也保障科技成果转化过程中的融资更为顺畅。
3、无论是科研单位还是科研人员,建议对发明创造过程中投入的资金、设备、器材或者原材料等物质条件,以及技术成果、知识产权等无形资产的投入证明资料进行保存,便于后续发生纠纷时作为支持己方主张的证据材料。
4、随着2020年《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》的实施,在“科技成果只有转化才能真正实现创新价值、不转化是最大损失”这一国家大力推动科技成果转化的大背景下,科研单位与科研人员可以增强对国家和地方政策的学习了解,在符合政策要求的前提下,通过合同约定等方式,对职务发明的权属进行约定划分,进一步促进科技成果进行落地和转化。


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