中美专利侵权纠纷中的中间禁令（上篇）——美国专利侵权诉讼中联邦法院拒发中间禁令的考量因素

作者：余逸超 刘汉川 | 2023.04.19

【——本文以“Waters Corp. v. Agilent Tech. Inc. 专利侵权案为视角”】

引言

专利侵权诉讼已成为全球商业竞争的重要手段，尤其是在专利侵权诉讼中寻求中间禁令（我国称之为“诉中行为保全”）是最为有力的竞争手段之一。近年来，美国联邦法院在一些专利侵权诉讼的裁判中拒绝下发中间禁令。与此同时，在我国的专利侵权诉讼中，专利权人向法院申请行为保全措施来打击竞争对手的趋势愈发凸显。

本文旨在梳理与探讨专利侵权诉讼中，美国联邦法院拒发中间禁令的具体考量因素、中国法院裁定采取诉中行为保全措施的具体考量因素、以及美国做法对中国的借鉴，以期为中国司法实践及中国企业在专利侵权诉讼中申请或应对行为保全措施提供参考。

美国法律中的禁令制度起源自英国衡平法院的司法救济制度，其功能在于弥补普通法上救济不能，事前防止侵害发生或损害后果扩大。在专利侵权纠纷中，美国法院发布禁令的法律基础为美国专利法案第283条 (35 U.S. Code § 283 – Injunction)[1]，其规定“对项下案件有管辖权的各法院在认为合理的情况下，可依据衡平原则颁发禁令，以防止侵犯受专利权所保证的各项权利”。由此可见，禁令属于美国法院自由裁量的范畴，是一项法院命令，用于阻止侵权者实施专利权利要求所涵盖的侵权行为，即制造、使用或销售侵权的产品等。

美国专利侵权纠纷的司法实践中，专利权人（或有权起诉的被许可人）也逐渐开始更多的考虑通过“禁令”寻求衡平法救济，其最为常用的三种选择包括：1.在联邦地方法院获得永久禁令 (Permanent Injunction)；2.在联邦地方法院获得中间禁令，包括初步禁令 (Preliminary Injunction) 和临时禁令 (Temporary Restraining Order)；3.在国际贸易委员会 (ITC) 获得排除令 (Exclusion Order)[2]，且这三种选择并不相互排斥，可以在同一案件中被采用。

在中间禁令中，临时禁令用于最为紧急的情况，且没有时间进行提前通知和听证，而初步禁令则类似于中国的诉中行为保全措施，需要给予被告方通知并且经过听证程序充分审查后才可予以颁发。

二、美国法院对专利侵权纠纷颁发中间禁令的审查标准

在美国的司法实践中，中间禁令救济是一种“特殊” (Extraordinary) 的补救措施，只适用于“有限的情况” (Limited Circumstances)。[3]如美国联邦巡回上诉法院曾在Intel Corp. v. ULSI案中指出“初步禁令是一种激烈的和特殊的补救措施，不应该被常规地授予”。[4]

此后，美国法院通过Winter v. Nat. Res. Def. Council, Inc. 案，Osorio-Martinez v. Attorney Gen. United States of Am. 案和Altana Pharma AG v. Teva Pharm. USA, Inc. 案等一系列案件确立了适用中间禁令的审查判定条件，即只有在申请动议方能够证明：（1）原告在案情上有胜诉的可能性 (a likelihood of success on the merits)；（2）如果不授予禁令，可能会有不可挽回的伤害 (irreparable harm is likely if an injunction is not granted)；（3）损害平衡有利于动议申请方 (the balance of equities tips in favor of the moving party)；以及（4）禁令符合公共利益时 (an injunction is in the public interest)，才可以授予初步禁令。[5]“这些因素单独来看都不是决定性的；相反，地区法院必须根据其他因素以及所请求的救济的形式和程度来权衡和衡量每个因素”。[6]

三、美国法院在Waters Corp. v. Agilent Tech. Inc.专利侵权案中拒发中间禁令的特殊考量因素

在确立了上述实质性审查条件之后，美国联邦法院在专利侵权纠纷中对于中间禁令的适用一直保持严格审慎的审查标准。特别是对于原告是否有胜诉可能性、不颁发禁令是否会遭受不可挽回的损害这两个要素往往会进行十分详细的考察和论证。正如美国联邦巡回上诉法院在Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc. 案中所指出“然而，法院不能授予初步禁令，除非动议方既能证明在案情上有成功的可能性，又能证明没有禁令救济存在不可弥补的伤害”。[7]

另一方面，在适用上述审查要件的过程中，美国法院往往会就某要件中的特殊考量因素做出更具深度的探索和论证，如在美国联邦地区法院审理的一起涉及糖类试剂化合物的专利侵权纠纷案中，法院在认可原告在专利诉讼中有胜诉可能性的基础上，但鉴于原告（1）延迟寻求专利禁令救济以及（2）对下游销售损失、市场份额和价格侵权等所表达的损失过于推测，因此而认定原告未能证明有可能出现立即不可挽回的伤害，并最终驳回的原告的禁令动议申请。

1. Waters Corp. v. Agilent Tech. Inc. 专利侵权纠纷案情简介

原告Waters公司和Waters Tech公司（下称“原告”）开发了一种用于糖类检测化合物的标记试剂。原告称其试剂盒约占此类产品市场的75%至80%。被告Agilent公司（下称“被告”）所收购的公司自2015年开始开发和销售名为InstantPC的糖类检测标记试剂，截至2018年12月，InstantPC试剂产品大约有20%-25%的市场。2013年1月14日，原告从日本东京的Ajinomoto公司获得了涉案234号专利的独家许可。该《专利许可协议》规定，“如果Waters公司发现第三方在专利区侵犯或威胁侵犯本领域的专利权，应及时向Ajinomoto公司发出报告”，并“应真诚地讨论对这种侵权或威胁侵权的应对措施”。2018年8月7日，日本Ajinomoto公司将其在234号专利中的权利和权益全部转让给了原告。2018年9月18日，原告向联邦地区法院提起专利侵权诉讼，指控被告通过制造、使用、销售、提供销售、出口和（或）进口全部或部分InstantPC试剂，侵犯了234号专利权。

2. 法院认为专利权人延迟 (delay) 起诉和延迟寻求禁令救济不利于其主张的“存在不可弥补损害”

原告认为其不存在延迟寻求救济，理由是因为其在2018年8月7日才成为234号专利的所有权利和所有权的持有人，因此从获得专利权利到提起本诉讼的两个月延迟是合理的。

美国特拉华联邦地区法院则引用Apple案及High Tech. Med. 案认为，如果原告没有明显的紧迫性来请求禁令救济，那么禁令救济会被认为是不合适的。Apple案中“地区法院正确地指出，延迟提起侵权诉讼和延迟寻求初步禁令是可能表明专利权人没有受到不可挽回损害的因素”。[8]

同时法院认为，被告收购的公司早在2015年10月便开始销售InstantPC试剂，而原告于2013年1月14日就已获得专利许可。根据原告的专利许可协议，原告在获得许可后的很长时间内都可以通过加入Ajinomoto公司作为共同原告来起诉被告的侵权行为，但他们选择不这样做。相反，在2018年8月7日获得所有权利和所有权后，原告又等了6个星期才对被告提起这一诉讼，然后又等了16天才提出初步禁令这一动议。被告在2018年6月收购了销售InstantPC的公司并进行了市场宣传，原告至少应早在2018年6月就应当知晓被告的行为和市场变化。如果预计会有迫在眉睫和不可挽回的伤害，原告当然可以也应该更加迅速地采取行动。因此法院认为原告延迟提起诉讼以及延迟提起禁令动议的行为，这不利于原告存在不可挽回的损害的主张。[9]

3. 法院认为原告对下游销售损失、市场份额和价格侵蚀等所表达的损失过于主观臆测

另一方面，原告认为，如果法院不禁止被告，他们将受到不可挽回的伤害，因为被告和原告是直接的竞争对手，原告将遭受市场份额的减少和价格的侵蚀，金钱上的损失将不足以补偿。

对此，地区法院首先引用了联邦巡回法院的判例，认为“仅仅是销售损失不足以证明存在不可挽回的损害；如果是这样的话，无论情况如何，在每一个涉及‘制造商/专利权人’的案件中都会发现不可挽回的损害。”[10]而原告并没有在法院的记录中表明，由于被告能够销售或推销InstantPC试剂产品，它正在或即将对自己的机器或其他产品进行下游销售。因此，下游销售的损害是过于推测的，不能支持对不可挽回的损害的认定。

同时，“市场份额的损失必须得到证明（或至少有一些证据），才能支持发布初步禁令，因为根据猜测的市场份额损失来发布初步禁令，会导致‘在专利人实施发明的每个专利案件中’发布初步禁令”。[11]而且，原告自己指出，“购买试剂的客户……往往是长期客户”，他们目前占据了75-80%的市场。由此看来，市场份额的损失不太可能像建议的那样发生。在这些事实下，原告的潜在市场损失对于认定不可挽回的损害来说是过于推测的。

最后法院认为，原告关于价格侵蚀的论点也是过于推测的。本地区以前曾发现，“价格侵蚀可以证明不可挽回的损害的结论”。[12]但在Symbol案中，法院收到了“具体的定价证据”，显示原告不得不将其产品的价格降低近一半，以与被告的所谓侵权产品竞争。同上。法院发现“由于（被告）的行为造成了一定程度的价格侵蚀”，但指出 “如果没有更多的证据，法院不认为这些证据支持这样的结论：（原告）的价格侵蚀损失是无法量化的，或者（原告）不能通过货币赔偿得到充分的补偿”。

而本案中，原告没有提供其自身产品具体价格变化的证据，被告的产品已经在市场上销售了三年多了，原告也没能提供证据证明自身定价有任何变化。原告的价格侵蚀论点是在要求法院接受其后续需要同被告进行低价竞争的说法。法院认为，这显然是完全的猜测，考虑到原告的市场支配地位和低营业额的断言，最终认定原告的价格侵蚀论点不能支持对不可挽回的损害的认定。

综上可见，尽管原告已经证明了侵犯234号专利权利要求的成功可能性，但鉴于原告延迟寻求救济，且下游销售和价格侵蚀的论点很弱，而且除了大胆地断言损失“不可能”计算之外，它无法提供任何证据。法院认为原告没有履行其证明其潜在损失无法通过货币损失赔偿的责任。考虑到上述情况，法院认为原告未能履行其责任，表明在没有禁令的情况下，可能会出现无法弥补的伤害。在权衡相关因素后，法院驳回了原告的禁令动议申请。

四、结 语

从上述案例可以看出，在专利侵权纠纷中，美国法院在对中间禁令的审查要件进行适用时进行了较为广泛的探索，在认定是否存在不可弥补的损害这一要件时，综合考量了延迟救济、损失推测等因素并进行了详实地论证，以求做出不影响市场正常运行、不阻碍创新、不损害公平竞争的裁判。笔者后续将结合前述内容，进一步对我国专利侵权纠纷司法实践中的行为保全申请的审查标准和救济方式等内容进行探讨。

（文章转自公众号“知产前沿”）