技术交易合同审查系列三部曲之“专利实施许可合同”

作者：李丹丹 李慧 王钦颢 苗紫祎 郝建国 肖小保 | 2024.12.16

「正文共计约11420字，阅读全文约需46分钟」

在当今竞争激烈的市场环境中，技术交易已经成为企业获取竞争优势和增加利润的重要手段。技术交易合同审查系列三部曲聚焦技术交易合同中的法律风险，重点关注技术开发合同、实施许可合同和转让合同三大“重灾区”。

承接上篇《技术交易合同审查系列三部曲之“技术开发合同”》，技术在完成开发后，如何顺利使用使其创造价值是技术研发的根本目标。技术使用又可划分为自行使用和许可他人使用，在许可他人使用时就需要技术许可合同的保驾护航。依据《民法典》第八百六十三条规定，技术许可合同包括专利实施许可、技术秘密使用许可等合同。因技术秘密许可合同标的复杂性和特殊性，本文暂且不论，先就合同标的相对明确的专利实施许可合同展开介绍。

一、专利实施许可合同的审查要点

1. 专利实施许可合同概述

《专利法》第十二条规定，任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。《民法典》第八百六十二条至第八百七十七条对技术转让合同和技术许可合同作了规定，是专利实施许可合同签订的重要依据。

专利实施许可合同的内容比较复杂，涉及专利权的基本情况，许可技术的范围、许可的对象、被许可使用人使用许可技术的范围和方式、使用费的支付，以及对使用技术产生的新的技术成果的归属等，下文结合区别于常规合同的审查要点予以详细说明。

2. 许可专利条款审查要点

专利许可实施合同中的许可条款需要对许可专利、许可的方式与范围、许可实施行为、是否允许分许可等加以明确。

（1）许可专利条款

许可专利条款的目的是将合同标的予以明确。合同项下发明创造的名称、申请号、公开（公告）号等信息可以帮助明确合同标的。

一般情况下，若无特殊约定，专利许可合同许可的技术即为专利包含的全部技术，但是，在一些平台型技术或专利应用领域较广的情况下，专利许可合同还应明确技术许可范围。

鉴于专利具有地域性，同一个技术方案在不同国家/地区是否取得专利保护的情况有可能有所不同。因此，若合同涉及被许可方在多国实施相关专利技术，当事人应当考虑合同标的中是否包括相关专利的同族专利。

（2）许可的方式

《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第25条第1、2款规定，专利实施许可包括以下方式：

• 独占实施许可，是指让与人在约定许可实施专利的范围内，将该专利仅许可一个受让人实施，让与人依约定不得实施该专利；

• 排他实施许可，是指让与人在约定许可实施专利的范围内，将该专利仅许可一个受让人实施，但让与人依约定可以自行实施该专利；

• 普通实施许可，是指让与人在约定许可实施专利的范围内许可他人实施该专利，并且可以自行实施该专利。当事人对专利实施许可方式没有约定或者约定不明确的，认定为普通实施许可。

（3）许可期限和区域

许可期限由当事人双方协商确定，但应当在许可专利的保护期范围内。若双方希望就许可专利达成长期许可，则可考虑将许可期限约定为该专利权保护期。

专利具有地域性，许可合同应当在其拥有权利的范围内明确约定许可区域的名称，例如中国某省（直辖市、自治区），或特定国家或地区。应当避免在许可合同中使用含义模糊且在许可期限内可能产生变化的区域名称，如“欧盟”等。

（4）许可实施行为

许可方可以根据自己的许可策略以及被许可方的许可需求、业务经营范围等情况，在许可合同中就被许可方的许可活动进行明确约定，如研发、制造、使用、许诺销售、销售、进口和出口等。

此外，许可合同需要就被许可方是否享有分许可的权利做出明确约定。一般来说，在未经许可方书面同意的情况下，被许可方不得将其许可再次转许可给其他第三方，或者在合同中直接约定被许可方不享有分许可的权利。

3. 许可费及支付方式审查要点

根据双方之间的商业安排以及许可专利范围的不同，许可费及支付方式会各有不同。许可费的支付方式一般分为固定费用、里程碑费用和提成费用三大类。

（1）固定费用支付方式

固定费用支付方式对被许可方有利之处在于，被许可方无需定期对其生产或销售情况向许可方进行报告。同时，也减少了因提交专利使用情况报告而带来的额外开支，以及因许可方入场进行生产或销售情况审计而对其生产经营活动带来不利影响。

（2）里程碑费用支付方式

Milestone payment中文叫里程碑付款，也就是当达成一定的要求后才付的钱。约定里程碑费用可以减轻被许可方的前期资金压力，同时还可以减少技术开发失败带来的风险，在专利许可交易中应用广泛，尤其以生物制药领域最具代表性。根据美国市场调研公司SRS ACQUIOM在2023年9月发布的报告，在过去9年生物制药领域的BD交易中，60%以上的里程碑无法达成。截止到报告发布时，2023年里程碑达成率仅为22%。从交易数量来看，2015～2021年生物制药领域的BD交易里程碑达成率在27%～34%之间，这一数据在2023年更是骤然降至22%。这也意味着，过去9年该领域60%以上的里程碑无法达成，最高达到78%[1]，由此里程碑付款方式在降低风险方面的优势得到体现。

里程碑作为一种有效的交易结构虽被广泛应用，但如果交易结构设计不得当或者没有严格履行，可能会导致交易争议。通常建议将“里程碑”事件明确界定为各方合理预期在产品研发计划或商业化战略中应达成的某些具体的客观事件，例如，产品获得上市许可、产品开始销售或其他明确定义的产品在创造价值或消除风险方面的具体成就，应尽量避免使用主观定义，对相关条款予以谨慎对待。

（3）提成费用支付方式

提成费用一般是指当许可产品在许可区域上市销售后，由被许可方从其每月/半年/年净销售额或净利润额中按照双方约定的一定比例向许可方支付不可退还的提成。采用净销售额方式时，由于销售提成的计算与净销售额紧密相关，许可方通常会要求对被许可方的销售、库存等财务数据进行审计和查账，有时许可方也可自行委派第三方审计机构对该销售数据进行核实。采用净利润额方式时，对被许可方来说，其通常希望将所有与许可产品相关的成本从实际销售价格中扣除，从而降低销售提成的计算基数，而许可方则希望对可扣除的成本范围予以限制，因此合同双方应当注意关于净利润额的定义，减少后续计算相关价款时出现争议的风险。

4. 知识产权侵权责任承担的审查要点

《民法典》第八百七十四条明确规定了实施专利侵害他人合法权益的责任承担方式，其中指出，被许可人按照约定实施专利侵害他人合法权益的，由许可人承担责任，但是当事人另有约定的除外。

立法解读指出，本条之所以规定由许可人承担侵权责任，是因为侵权行为的发生是许可人许可受让人或者被许可人使用的专利、技术秘密具有不合法性，而被许可人并不了解此情况，就一般的知识及通常掌握的技能也不能判断其所接受的专利具有不合法性，故其为善意被许可人。此时由许可人承担侵权责任是合情、合法、合理的。需要说明的是，根据本条的规定，如果当事人作出了由被许可人承担责任或者由被许可人与许可人共同承担责任的约定，那么在被许可人按照约定实施专利侵害他人合法权益的情况下，侵权责任则要按照当事人的约定确定，即当事人的约定优于法律规定。

实务中，专利在许可时，被许可人通常要对相关技术进行尽调，以排查标的技术的侵权风险，更有利于明确技术许可价格。虽然本条规定和立法解读中明确了责任承担主体通常为许可人，但是也有约定优先于法定的明确安排。鉴于技术本身的复杂度和技术权益转移时存在风险，建议合同各方从有利于自身角度考虑责任承担问题，包括但不限于责任主体、责任承担范围等内容，采取约定的方式维护自身权益。

5. 专利权被宣告无效处理约定的审查要点

《专利法》第四十七条规定，宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。根据该规定，当专利权被宣告无效时，尚未履行或正在履行的专利实施许可合同应当立即停止履行，被许可方可以停止支付有关费用。

双方可以在许可合同中对专利权被宣告无效的处理进行约定，如无明显违反公平原则，且许可方无恶意给被许可方造成损失，则许可方无需向被许可方返还许可费。双方可以约定返还全部许可费，也可以确定部分返还。另外，也可能会出现无效决定宣告专利权的部分权利要求无效，部分权利要求有效的情形。在条款中建议对上述可能出现的情形约定清楚。

事实上，除了上述比较特殊的条款和内容外，保密、违约责任和管辖等条款也应予以明确。但实务中，很多专利实施许可合同在签订时存在相关条款约定不明或提前未做安排，由技术合同引发的诉讼纠纷案件不在少数，下文中对相关案件情况予以概述并就代表性案例予以简要分析。

二、专利实施许可合同诉讼纠纷案件解析

1. 专利实施许可合同诉讼纠纷案件情况概述

在公开的法院裁判文书数据库中，以“发明专利实施许可合同、实用新型专利实施许可合同、外观设计专利实施许可合同”为案由，并不限时间进行检索，共检索到607篇文书。其中，按照专利类型分类，发明专利实施许可合同纠纷达51.24%，实用新型专利实施许可合同纠纷占40.33%，外观设计专利实施许可合同纠纷占8.43%。

由此可见，实务中发明和实用新型的价值更高，在许可时容易引发纠纷，而外观专利许可合同类的纠纷相对较少，下文分别选取三类的代表性案例进行解析。

2. 发明专利实施许可合同诉讼案件解析

【相关案号】

南京市中级人民法院（2015）宁知民初字第197号[2]

江苏省高级人民法院（2016）苏民终1510号[3]

【裁判要旨】

本案的特别之处在于，专利权人余某作为某业制药股份有限公司（以下简称“某业公司”）的股东和法定代表人多年，某业公司使用涉案专利应该经过余某许可，因此余某在本案中未以专利侵权的案由起诉。但是余某作为股东和法定代表人的收入，并不等同于其作为专利权人应获得的专利许可使用费，故虽然双方未就专利许可使用费达成一致，但在查明相关事实的基础上，法院仍支持了余某要求销售额的10%作为其专利许可使用费的诉讼请求。

【基本案情】

2002年4月19日，原告余某向国家知识产权局申请一项名为“一种抗神经衰弱的药物”的发明专利，并于2004年12月1日获得授权，专利号为ZL02117431.8。该专利权至今合法有效。从2003年12月18日至2015年2月9日，余某担任某业公司的法定代表人和董事长一职，并持有5%的公司股份。某业公司于2002年起开始实施涉案专利，并承诺视生产经营情况向余某支付报酬，但至本案起诉时，某业公司合计销售专利药品6481519盒，获得销售收入6667万元，未向余某支付任何专利使用费。故余某向法院起诉要求某业公司向其支付涉案专利使用费666.7万元，支付违约金133.3万元，并立即停止实施该专利。

【裁判要点】

某业公司实施了余某享有专利权的涉案发明专利，应当向余某支付专利使用费。虽然专利使用费首先应当属于双方协商并形成合意的范畴。双方可以就许可的内容、方式、时间、许可费及其计算方法和支付方式等进行商谈并达成协议。然而，就本案而言，双方曾经就许可费问题进行过商谈，但是没有达成一致意见，而且某业公司已经在实施余某涉案专利并形成销售和获利。因此，法院可以就涉案专利使用费进行裁判。该案件中法院关于使用费的确定主要参考了以下几点：

（1）《中华人民共和国专利法》第十二条规定，任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。这是某业公司应当向余某支付专利使用费的直接的法律依据。

（2）国家在政策层面鼓励创新和发明创造，并在法律层面上规定了一定的奖励比例。我国为了促进科技成果转化为现实生产力，规范科技成果转化活动，加速科学技术进步，推动经济建设和社会发展，专门制定了《中华人民共和国促进科技成果转化法》。其中第四十五条第一款规定，科技成果完成单位未规定、也未与科技人员约定奖励和报酬的方式和数额的，按照下列标准对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬：（一）将该项职务科技成果转让、许可给他人实施的，从该项科技成果转让净收入或者许可净收入中提取不低于百分之五十的比例；该条款规定的比例比该法2015年修订前第二十九条规定不低于百分之二十的比例有了大幅度提高。

《中华人民共和国专利法》第十六条规定，被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。

《中华人民共和国专利法实施细则》第七十八条规定，被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的报酬的方式和数额的，在专利权有效期限内，实施发明创造专利后，每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%，作为报酬给予发明人，或者参照上述比例，给予发明人或者设计人一次性报酬；被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的，应当从收取的使用费中提取不低于10%，作为报酬给予发明人或者设计人。

虽然上述是有关职务技术成果转化后给予技术成果完成人或者专利发明人的奖励，而本案并非如此，但是鼓励发明创造和成果转化并给予完成人员一定的奖励应该是一种法律共识。本案中，余某独立完成了涉案发明专利的研发和验证工作，并由某业公司实施，某业公司按照一定比例支付专利使用费应该是法律应有之意。这些规定对于本案的裁判具有参考作用。

（3）结合从相关实践来看，相关合同的约定具有一定的参考性。如江苏省南京市中级人民法院（2011）宁知民初字第544号民事判决书查明的有关药品专利居间合同费用、计算方法和支付方式；上海市高级人民法院（2015）沪高民三（知）终字第49号民事判决书查明的双方当事人就相关专利使用费及其支付方式等所达成的协议等。这些事实均来自于实践，系双方当事人基于对专利及其相关产品市场认识等的基础上所达成的一致，对于本案专利使用费的裁判是一种合理性要件的支撑，具有一定的参考价值。

综上，根据《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国促进科技成果转化法》《中华人民共和国专利法实施细则》等法规的规定，鼓励发明创造和成果转化并给予发明创造完成人员一定的奖励是一种法律共识，且余某要求销售额的10%作为其专利实施许可费，并未超出涉案药品的正常利润范围。故对余某要求某业公司支付专利使用费666.7万元的诉讼请求予以支持。

【律师观点】

本案对于鼓励发明创造和成果转化并给予发明创造完成人员一定的奖励予以肯定。但需要特别说明的是，目前本案判决中使用费比例据以参考的《中华人民共和国专利法实施细则》被修订并于在2024年1月20日施行。本次修改是适应2020年10月17日通过的《中华人民共和国专利法》的第四次修正而进行的全面修订，距专利法实施细则的上一次修订已接近十四年之久。本次修订的第九十四条与本案密切相关，主要围绕职务发明创造的报酬展开。该条指出，被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十五条规定的报酬的方式和数额的，应当依照《中华人民共和国促进科技成果转化法》的规定，给予发明人或者设计人合理的报酬。

在本次修订之前，《中华人民共和国专利法实施细则》规定了针对实施不同类型的职务发明创造成果的报酬标准，即发明、实用新型的最低报酬标准为实施该项发明或实用新型专利的营业利润的2%，实施外观设计的最低报酬标准为0.2%。而《中华人民共和国促进科技成果转化法》对实施更上位的科技成果类型的报酬标准进行了规定，例如在投产科技成果的连续三到五年内，从实施该项科技成果的营业利润中提取不低于百分之五的比例作为报酬标准。

由此可见，《中华人民共和国促进科技成果转化法》及《中华人民共和国专利法实施细则》对于采取何种比例给予发明人报酬存在差异，具体对比见下表：

从上述对比表中可以看出，《中华人民共和国专利法实施细则》（2010修订）与《中华人民共和国促进科技成果转化法》（2015修正）的相关规定或存在一定的冲突，在司法实践的过程中会带来不确定性。《科技成果转化法》位阶高于《专利法实施细则》，因此依照“高法优于低法”的法律适用规则，应优先适用《科技成果转化法》。而在本次修改生效之后，围绕职务发明创造成果的转让、许可、作价投资、实施等行为的报酬设计标准将会回归到《科技成果转化法》的相关规定之中，而不再对作为具体类型的发明创造成果进行特别规定，从而避免了司法实践中适用法律的不确定性。

本案的裁判结果，进一步体现了法院对知识产权的保护，明确了发明创造完成人享有获得奖励及许可使用费等经济收益的权利，对在全社会营造保护创新、激励发明创造的良好氛围具有积极意义。

3. 实用新型专利实施许可合同诉讼案件解析

【相关案号】

上海知识产权法院（2020）沪73知民初1028号[4]

【基本案情】

原告某普照明股份有限公司系名称为“一种磁性安装原件及光学模组、照明模组及照明灯具”、专利号为ZL201420786653.2的实用新型专利权人，涉案专利经案外人提起无效宣告请求，2017年2月7日，专利复审委员会作出第31387号无效宣告请求审查决定，宣告涉案专利权利要求1-6无效，维持涉案专利权利要求7-23有效。

2018年10月18日，原告（许可方）与被告（中山市某捷照明科技有限公司，被许可方）在上海签订《专利授权许可协议》，约定被告以普通许可的方式实施原告享有的专利号为ZL201420786653.2的实用新型专利。许可费采取入门费+专利提成方式，入门费7万元，一次性支付，专利提成一年一付，专利提成计算方式为被许可方以最低提成和销售提成中较高者向许可方支付专利提成，最低提成是一年4万元整，销售提成=被许可方年销量X产品售价X提成比例（4.5%）。许可费的支付方式：（1）协议生效后10日内支付入门费；（2）每年度结束后的10日内被许可方向许可方如实提供当年度内专利产品的真实产销数据供许可方审核确认；并在当年度结束后的15日内向许可方支付专利提成。第六条违约及索赔约定：被许可方迟延支付任何一笔专利许可费用超过30日的，被许可方需及时停止侵害行为，赔偿许可方的全部损失并支付违约金10万元。原告认为被告未按约定及时支付专利提成，诉诸法院。

【裁判要点】

法院认为，原告系ZL201420786653.2的实用新型专利的专利权人。原、被告签订的《专利授权许可协议》系双方真实意思表示，且内容不违反法律规定，应认定合法有效，双方应当按照约定全面履行。根据协议约定，被告应当于合同签订后的第一个年度结束后的15日即2019年11月2日前以及第二个年度结束后的15日即2020年11月2日前支付专利提成，每一年的专利提成应当不低于4万元，两年的专利提成共计8万元。被告迟延支付任何一笔专利许可费用超过30日的，应当支付违约金10万元。

本案中，被告已支付入门费7万元，但截至2020年12月2日，无证据证明被告已依约支付2019年、2020年两个年度的专利提成费8万元，被告应予以支付，且被告迟延支付专利提成费已超过30日，构成违约，故被告应当承担向原告支付违约金10万元的违约责任。

【律师观点】

本案所述合同签订前，原告曾于2018年在浙江省杭州市中级人民法院起诉被告侵害实用新型专利权[5]，一审民事裁定书显示原告某普照明股份有限公司于2018年10月31日以双方和解为由向法院提出撤诉申请。笔者推测本案合同系基于双方在专利侵权诉讼案件中达成和解协议后签订的。本案约定的许可费支付方式中提成部分约定了最低额度，有助于保障专利权人的权益，有一定的参考意义。

4. 外观设计实施许可合同诉讼案件解析

【相关案号】

广州知识产权法院（2017）粤73民初2618号[6]

广东省高级人民法院（2018）粤民终698号[7]

最高人民法院（2019）最高法民申842号[8]

【基本案情】

2013年5月20日，中山市某宝电器科技有限公司（以下简称“某宝公司”）向国家知识产权局申请名为“电灶炉（可调式迷你型）”的外观设计专利权，2013年11月6日获得公告授权，专利号为ZL2013XXXX9639.5，该专利至今有效。

某宝公司认为中山市某悦电器有限公司（以下简称“某悦公司”）侵犯其上述专利权，于法院起诉，最终双方在（2014）佛中法知民初字第415号案中达成调解协议。

2016年3月30日，某宝公司（甲方）与某悦公司（乙方）签订涉案合同，约定甲方提供持有的“电灶炉（可调式迷你型）”外观设计专利（专利号：ZL2013XXXX9639.5），乙方提供属于该专利范围的一款产品模具提供给甲方生产，甲方将生产出来的该款产品许可给乙方排他销售。涉案合同第一条第2项约定：“由甲方负责制造生产，交由乙方进行销售。……乙方不能自行制造或者委托第三人制造生产本产品及本产品的零部件。”第二条约定：“技术使用范围：1、甲方确定专利的保护范围。2、ZL2013XXXX9639.5专利的全部技术使用范围为本合同许可的技术使用范围。”第六条第2项约定：“乙方如有委托第三人加工制造或向第三人购买本许可产品的成品或零部件，视为乙方严重违约，甲方有权单方解除合同，乙方须另外支付违约金100万元。”

本案某宝公司与某悦公司再诉讼期间的争议焦点为某悦公司是否构成违反涉案合同的约定。

【裁判要点】

最高院认为，本案中某宝公司与某悦公司自愿签订的涉案合同，内容未违反法律规定的效力性强制性规定，合法有效，双方均应按照涉案合同的约定全面履行合同约定的义务。判断某悦公司是否违反了涉案合同的约定，应当首先确定涉案合同标的，然后确定某悦公司在涉案合同中应履行的义务，最后判定某悦公司是否违反了合同的约定。

（1）涉案合同的标的

某宝公司（甲方）与某悦公司（乙方）于2016年3月30日签订的涉案合同从内容看，双方当事人约定由某宝公司授权某悦公司销售某宝公司生产的某一款具体的产品，且该款产品仅为由某悦公司提供模具的这一款产品。双方当事人在一审、二审庭审中均明确某悦公司向某宝公司提供了电灶炉产品的外壳和底座模具，且双方当事人均已按照涉案合同的约定进行了生产和销售。因此，根据涉案合同的约定及双方当事人的实际履行情况，二审法院认定涉案合同的标的应为某一款具体的电灶炉产品，该款产品仅限于某悦公司提供模具的一款电灶炉产品符合合同目的的解释原则。某宝公司主张涉案合同的标的为所有落入涉案专利保护范围的产品缺乏事实依据。鉴于双方当事人签订涉案合同系基于双方在第415号案中达成调解协议后续签的关于具体合作事项的合同，故涉案合同与第415号案存在延续性，在双方当事人意见不一致、又无相反证据的情况下，二审法院认定涉案合同标的与第415号案的被诉侵权产品相同具有合理性。

一审法院仅依据涉案合同第二条的约定认定合同标的为所有落入涉案专利保护范围的产品，未能全面考量涉案合同整体内容，理由不充分。二审法院将第415号案中的被诉侵权产品的具体型号确定为双方当事人涉案合同约定电灶炉产品的具体型号并无不当。

（2）某悦公司涉案合同的义务

涉案合同第一条第2项约定：“由甲方负责制造生产，交由乙方进行销售……乙方不能自行制造或者委托第三人制造生产本产品及本产品的零部件。”第六条第2项约定：“乙方如有委托第三人加工制造或向第三人购买本许可产品的成品或零部件，视为乙方严重违约，甲方有权单方解除合同，乙方须另外支付违约金100万元。”从涉案合同的上述约定并结合该合同第一条第1项约定的内容看，某悦公司除了负有向某宝公司提供模具、进行销售并支付货款等义务，还应当遵守不自行制造或者委托第三人制造或者向第三人购买与第415号案中被诉侵权产品相同的产品及零部件，否则应当承担违约责任。

（3）某悦公司是否构成违约

将某宝公司在本案中主张某悦公司制造的落入其涉案专利权保护范围从而构成违约的电灶炉产品与第415号案的被诉侵权产品进行比对，两者在是否设有出水管、面板上是否有出水管接口、外壳是否有提手、底座外观设计等方面均存在明显区别，各零部件均不相同，两者并不属于同一款产品，亦即某悦公司制造的产品与涉案合同约定其不得自行制造或委托他人制造的产品不同，故二审法院认定现有证据不足以证明某悦公司违反涉案合同的约定自行制造或委托他人制造了与涉案合同标的一致的产品或其零部件并无不当。某悦公司依照合同的约定全面履行了合同义务，未违反合同的限制性约定，不构成违约。

（4）鉴于本案为专利实施许可合同纠纷，而非侵害外观设计专利权纠纷，本案无需将某悦公司制造的产品与涉案专利进行比对，判断其是否落入涉案专利权的保护范围。

【律师观点】

本案系基于双方在专利侵权诉讼案件中达成调解协议后续签的关于具体合作事项的合同，故涉案合同与专利侵权诉讼案存在延续性和关联性。本案在一审中法官依据涉案合同第二条的约定认定合同标的为所有落入涉案专利保护范围的产品，二审和再审中全面考量涉案合同整理内容，确认了产品应仅包括与侵权诉讼纠纷案的被诉侵权产品相同的一类产品，据此驳回原告的诉讼请求。

该案体现了与专利侵权案件伴随着的专利实施许可合同的特殊性，另外也充分体现了法院对技术许可合同中关于产品的约定的解释原则，对于专利实施许可合同的范围的约定有重要价值，也对处理相关案例时对专利保护范围、合同约定与产品之间的关联性及认定思路有很大帮助。

参考文献：

[1]里程碑付款，我们能拿到多少？程龙，研发客公众号文章，2024年8月28日。

[2]南京市中级人民法院（2015）宁知民初字第197号。

[3]江苏省高级人民法院（2016）苏民终1510号。

[4]上海知识产权法院（2020）沪73知民初1028号。

[5]浙江省杭州市中级人民法院（2018）浙01民初2893号之二。

[6]广州知识产权法院（2017）粤73民初2618号。

[7]广东省高级人民法院（2018）粤民终698号。

[8]最高人民法院（2019）最高法民申842号。