专有技术被他人申请专利的维权探讨

作者：常亚春 | 2021.12.24

我国专利法第六条是有关申请专利的权利以及专利权的归属问题的法律规定，这一条款在2020年10月17日专利法的第四次修正中做了调整，调整后的内容为：

在这一案件中，涉案专利文件著录项目中登记的发明人、设计人均为C公司的员工，与A公司并无任何关系，此外，专利权利要求在A公司原图纸记载的技术特征上增加了一些技术特征。

在这一案件中，A公司如果认为B公司申请的专利是张三利用A公司的物质技术条件所完成的发明创造，又该如何适用法律去维权呢？

在上述两个案例中，均出现了超出专利法第六条、专利法实施细则第十二条规定的情形，具体而言包括下面几个问题：

1. 申请专利的专利权人和发明人并非主张权利的原告的员工，不存在职务发明问题。

2. 专利文件记载的技术内容与原告主张权利的技术文件所记载的技术信息不完全一致。

3. 员工离职超过一年后，相关单位或个人申请专利，离职员工原单位如何主张其权利。

类似的情形在最高人民法院审理的上诉人天津某松华药医药有限公司与被上诉人华北制药河北某民药业有限责任公司专利权权属纠纷案中也有出现。在这一案件中，最高人民法院认定，某松公司在案件中主张的保密工艺技术方案为技术秘密；涉案专利文件披露了某松公司相关技术秘密，而且专利技术方案也使用了技术秘密，构成对技术秘密的侵害，故某松公司的技术秘密构成涉案专利技术方案实质性内容，某松公司应对涉案专利享有合法权利；某民公司在获得某松公司涉案保密工艺基础上，对涉案专利权利要求步骤作出了创造性贡献，故而可以认定某松公司、某华民公司对于涉案专利均作出了创造性贡献。鉴于现有证据无法区分某松公司、某民公司对涉案专利权的贡献程度，故涉案专利权应由某松公司、某民公司共同共有。

最高院作出这一裁判的法律依据是《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条“专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在专利权属纠纷中，如果两个以上的当事人均对技术方案的实质性特点作出创造性贡献，且难以区分贡献大小的，应当认定该权利为共同共有。”

由此可见，最高院在上述案件的裁判过程中，没有受专利法第六条及实施细则第十二条的限制，综合运用了反不正当竞争法以及专利法实施细则第十三条的规定，撤销了一审判决，改判原被告对涉案专利共同共有，妥善解决了双方关于专利权权属的纠纷。

事实上，2020年9月12日起施行的《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》关于对商业秘密进行修改、改进后的使用行为性质的认定以及如何认定被诉侵权信息与商业秘密实质性相同等问题作出了相关规定：

第九条 被诉侵权人在生产经营活动中直接使用商业秘密，或者对商业秘密进行修改、改进后使用，或者根据商业秘密调整、优化、改进有关生产经营活动的，人民法院应当认定属于反不正当竞争法第九条所称的使用商业秘密。

第十三条 被诉侵权信息与商业秘密不存在实质性区别的，人民法院可以认定被诉侵权信息与商业秘密构成反不正当竞争法第三十二条第二款所称的实质上相同。

人民法院认定是否构成前款所称的实质上相同，可以考虑下列因素：

（一）被诉侵权信息与商业秘密的异同程度；

（二）所属领域的相关人员在被诉侵权行为发生时是否容易想到被诉侵权信息与商业秘密的区别；

（三）被诉侵权信息与商业秘密的用途、使用方式、目的、效果等是否具有实质性差异；

（四）公有领域中与商业秘密相关信息的情况；

（五）需要考虑的其他因素。

综合最高院的判例以及上述司法解释的规定，笔者认为，针对前文所述超出专利法第六条和实施细则第十二条规定情形的案件，可以考虑适用下列规则主张维护自身权利：

1. 原告有证据证明申请专利的专利权人、发明人或利害关系人有机会获取原告主张的技术秘密的，并且专利的技术方案与原告主张的技术秘密内容实质相同的，被告应当按照反不正当竞争法第三十二条的规定证明权利人所主张的商业秘密不属于法律规定的商业秘密。

2. 被告申请的专利权利要求与原告主张的技术秘密不存在实质性区别的，应当将全部专利权确权给原告。所谓实质性区别，可参考上述司法解释第十三条的规定。

3. 被告申请的专利权利要求与原告主张的技术秘密存在区别，且相关区别技术特征属于为涉案专利获得授权作出贡献的技术特征的，可以主张参考最高院的判例由原被告双方对专利权共同所有。