技术交易合同审查系列三部曲之“专利（申请）权转让合同”

作者：李丹丹 李慧 王钦颢 苗紫祎 郝建国 肖小保 | 2025.03.03

「正文共计约7200字，阅读全文约需28分钟」

在当今竞争激烈的市场环境中，技术交易已经成为企业获取竞争优势和增加利润的重要手段。技术交易合同审查系列三部曲聚焦技术交易合同中的法律风险，重点关注技术开发合同、实施许可合同和转让合同三大“重灾区”。在《技术交易合同审查系列三部曲之“技术开发合同”》和《技术交易合同审查系列三部曲之“专利实施许可合同”》两篇文章后，本文聚焦知识产权权属转移类合同，即专利（申请）权转让合同的审查要点并结合典型案例予以分析。

一、专利（申请）权转让合同概述

其中，专利权转让合同的标的为已被合法授予的专利权，转让方为专利权人，转让发生在专利授权之后；专利申请权转让合同的标的为专利申请权，即申请人提出专利申请后对其专利申请享有的权利，转让方为专利申请人，转让发生在专利授权之前。

专利（申请）权转让合同的内容相对复杂，涉及转让技术的范围，转让的对象，受让人使用转让技术的范围和方式，技术的保密，使用费的支付，对使用技术产生的新的技术成果的归属，以及明确的专利（申请）权信息，包括专利申请日、申请号、专利号和专利权的有效期限等。为充分揭示专利（申请）权转让合同的审查要点，下文结合主要条款予以分析。

二、专利（申请）权转让合同的审查要点

1. 标的专利的转让

（1）标的专利的基本信息与尽调

为保证合同效力，合同中应明确约定标的专利，至少包括名称、申请号、公开（公告）号、年费缴纳情况和专利类别等信息。而标的专利的基本信息是专利转让中需要核验的重要内容。一般来说，转让方会在合同中就标的专利的情况进行陈述和保证。但保证不应取代转让前的尽职调查。由于法律状态等基本信息由专利管理部门予以确认，因此，受让方委托的律师应该直接通过向专利管理部门申请查阅等方式，确认标的专利的法律状态，充分了解标的专利曾经发生或正在发生的转让、许可、质押、保全、复审、无效宣告等各种情况。对于转让专利申请权来说，受让方委托的专利律师可以通过专利管理部门已发出的审查意见通知书，判断其可能的授权前景。对于转让实用新型或外观设计专利权，受让方应当关注该标的专利是否已出具专利权评价报告，及报告关于该专利是否符合授权条件的具体意见。总之，由专业律师团队完成对转让专利（申请）权的尽职调查，有助于做到知己知彼，全面防范法律风险。

（2）标的专利的权利范围

关于转让的权利，应尽量明晰具体的权利类别或范围，避免直接使用“一切权利”等模糊约定，防止多重法律关系发生混同，从而保证双方权利义务关系清晰明确。

例如，对于专利（申请）权转让合同，专利实施和实施许可对受让方所获得的权益具有较大影响，双方应首先确认在转让合同生效前，是否存在转让方已经实施标的专利，或已经许可他人实施标的专利的情况。

针对转让方已经单独实施标的专利的情况，双方可约定转让方在合同生效后立即停止实施该专利，或作出另外约定，如在本合同生效前的范围内实施该专利等。针对转让方已经向第三方授予标的专利的实施许可的情况，双方应与第三方就专利实施达成一致，明确专利转让后许可合同的当事人是否发生变化，必要时，应另行签署专利实施许可合同。

（3）标的专利的转让登记与过渡期

专利申请权或专利权的转让自国家知识产权局转让登记之日起生效，故受让方于转让登记之日起取得标的专利的所有权及其他约定的相关权益。由于专利（申请）权转让自登记之日生效，故双方应对转让登记的办理进行约定，避免因各种原因导致专利（申请）权转让延迟。例如，可约定由转让方在转让合同签署之日后一定期限内内向专利管理部门递交标的专利的专利（申请）权转让登记申请。

而在转让合同生效后至国家知识产权局登记之日间，专利（申请）权并转移，此时即为过渡期，需对此期间的专利许可、专利维持义务、费用、责任承担等进行约定。通常而言，转让方在过渡期内负责维持专利权或者专利申请的有效性，以顺利实现权利的转让；在转让登记之后，由于权利已经实际转移，维持义务也应当转移给受让方。此外，需要特别提示的是，对于即使约定了过渡期内的维持义务在对方，但是另一方也不能高枕无忧，双方通常在该项目上都投入大量时间精力，为了避免小的失误影响项目进展，双方都应及时关注并配合完成审查意见答复、年费缴纳和无效请求应对等等。

总之，专利（申请）权转让合同的转让标的存在一定的特殊性，合同双方对标的专利的基本信息、法律状态、转让权利、转让手续办理和过渡期的了解与合理安排有助于项目顺利推进。

2. 转让费及支付方式

根据双方之间的商业安排以及标的专利范围的不同，转让费及支付方式会各有不同。转让费的支付方式通常为固定费用，包括一次性付款和分期付款。部分情况下，可能会涉及里程碑费用或者提成费用。不同支付方式的利弊可以参照笔者撰写的另一篇关于专利许可的文章，实务中双方应结合具体商业目标协商确定。

3. 许可费及支付方式审查要点

专利转让情况下，除另有约定外，出让人及受让人的诉讼权利主要根据转让行为及侵权行为的发生时间确定。

若转让行为先于侵权行为的，现专利权人（受让人）为适格原告，这一结论容易得出。但是对于专利（申请）权转让之前的侵权行为，受让方是否享有相应的诉讼权利，则要看原权利人与现权利人在专利（申请）权转让过程中是否有明确约定，即转让合同中如果对转让前侵权行为的诉权也约定了转移，则受让方也可以受让对转让前的侵权行为的诉权。

在没有约定的情况下，专利权转让的行为只导致此后专利权人发生变更，并不能限制此前专利权人享有的权利，对于发生在转让生效前的专利侵权行为，原专利权人仍有权提起专利侵权诉讼。而对于现专利权人而言，如果其不能证明侵权行为持续至涉案专利受让之后，则其无权提起诉讼，原告主体不适格。专利权转让双方可以对相关诉权进行约定，如该约定是双方的真实意思表示，且内容并未违反法律的禁止性规定，则该约定合法有效。

由此可见，转让方和受让方之间必须对诉权做出明确的转移约定，若无明确的转移约定，则未发生诉权的转让，受让方无权对转让之前的侵权行为提起诉讼。

4. 专利权被宣告无效（或专利申请被驳回）的处理

（1）专利无效问题

《专利法》第四十七条规定，宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前已经履行的专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

根据上述规定，当专利权被宣告无效时，尚未履行或正在履行的专利转让合同应当立即停止履行，受让人可以停止支付有关费用。专利权被宣告无效的纠纷常见情形包括当专利权被宣告无效时如何处理转让费产生的纠纷。

在这种情况下，司法实践一般会根据转让合同中的相关约定对转让费进行处理。故为避免争议，双方应在转让合同中就专利权被宣告无效的情况如何处理已支付或未支付的转让费进行明确约定。

（2）专利申请被驳回问题

对于专利申请权转让合同，专利申请存在未授权的可能，不同专利的审查严格程度不同。在专利申请权转让后，能否被授予专利权处于不确定状态。对于受让人来说，其目的就是通过受让专利申请权进而获得专利权，因此，在专利申请权转让合同中，对于未取得专利权的处理，双方需要予以明确约定。

《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十三条规定，专利申请权转让合同当事人以专利申请被驳回或者被视为撤回为由请求解除合同，该事实发生在依照专利法第十条第三款的规定办理专利申请权转让登记之前的，人民法院应当予以支持；发生在转让登记之后的，不予支持，但当事人另有约定的除外。专利申请因专利申请权转让合同成立时即存在尚未公开的同样发明创造的在先专利申请被驳回，当事人依据民法典第五百六十三条第一款第（四）项的规定请求解除合同的，人民法院应当予以支持。

根据该规定，对于专利申请被视为撤回或被驳回，双方可约定作为合同解除的条件；由于视为撤回或被驳回可以进行救济、还存在授权的可能性，也可以暂时不急于解除合同，而是约定对视为撤回进行答辩或对驳回决定进行复审请求，并对相关费用予以明确。

三、专利（申请）权转让合同诉讼纠纷案件解析

1.专利（申请）权转让合同诉讼纠纷案件情况概述

在公开的法院裁判文书数据库中，以“专利申请权转让合同”和“专利权转让合同”为案由，并不限制时间进行检索，截止发文日，共检索到646篇文书。其中，其中，按照行业分类，占比排前三的分别是制造业（42.61%），批发和零售业（25%）以及科学研究和技术服务业（11.08%）。按照权利类型分类，专利权转让合同纠纷有587件（占比达91.58%），专利申请权转让合同纠纷仅有54件（占比为8.42%），可见专利权转让合同纠纷数量远高于专利申请权转让合同纠纷，下文分别选取一个专利权转让合同纠纷典型案例和专利申请权转让合同纠纷典型案例。

2.专利权转让合同纠纷典型案例

【相关案号】

山西省太原市中级人民法院（2021）晋01知民初15号[1]

最高人民法院（2021）最高法知民终2085号[2]

【裁判要旨】

本案股份转让的核心是专利权转让，案涉专利是两家药企的核心价值，也是转让股份的主要内容。在双方完成股份转让后，应当恪守诚实信用原则，信守约定，全面履行，继续完成《专利权转让合同》的约定义务。本案的依法审理，体现了人民法院在审理案件中以实现实质正义为价值目标的司法导向。

【基本案情】

王某某是“一种治疗胃病的中药制剂及其制备方法”（以下简称“治疗胃病”专利）及“一种治疗前列腺疾病中药制剂及其制备方法”（以下简称“治疗前列腺”专利）两项发明专利的发明人和原专利权人。同时，王某某还是山西某马霸王药业有限公司（简称“某马霸王”）和山西某马欣益有限公司（简称“某马欣益”）控股股东。依据前述两项专利生产的“猴头健胃灵”和“男康片”是上述两家公司的主营及主要销售产品。

2008年3月5日，王某某和史某某签订《专利权转让合同》及《股份转让合同》，约定，王某某将自己持有的某马霸王、某马欣益两公司的全部股份转让给史某某，同时将涉案的“治疗胃病”和“治疗前列腺”两项专利无偿转让给史某某，后经国家知识产权局核准依法将两专利权登记人变更为史某某。从2008年到2015年，王某某对前述两项专利权的签订、转让、变更、合同履行及再转让均未提出过任何异议。

2015年王某某以史某某办理专利权转让变更时，《变更协议》上的签名并非其亲笔签名、转让行为存在瑕疵为由，诉请法院，要求将上述两项专利恢复至其名下。随后，史某某诉请法院，要求确认其与王某某签订的《专利权转让合同》有效并继续履行，并责令王某某协助其办理该专利权转让变更登记手续。

【裁判要点】

王某某与史某某签订的《专利权转让合同》及《股份转让合同》均系双方真实意思表示，并不违反法律法规的规定，合法有效。由合同约定可以看出，《专利权转让合同》实际上是附义务的赠与合同，因此在史某某按照约定履行了所附义务即按照《股份转让合同》完成收购股份并支付相应转让款后，《专利权转让合同》即应生效，双方应该按照合同约定履行义务。虽然史某某在办理涉案专利权变更登记过程中存在瑕疵和不当做法，但并不影响《专利权转让合同》的效力和履行。因此，判决王某某协助史某某办理涉案两项专利权的转让变更登记手续。

【律师观点】

本案中，有关于专利管理流程性暴露出来的细节问题需要特别关注。

王某某在合同签订时将涉案两项专利权证书原件交给史某某，史某某委托他人前往国家知识产权局申请办理专利权变更登记手续，并按照该局要求，当天填写了一份《变更协议》递交给了国家知识产权局。在另案诉讼中，北京知识产权法院和北京市高级人民法院认定史某某在办理涉案专利权变更登记过程中因存在瑕疵和不当做法，被判决涉案两项专利权恢复至王某某名下，但这仅仅是否定了史某某履行《专利权转让合同》变更手续的行为，并不影响《专利权转让合同》效力和重新履行，涉案专利权的最终归属与涉案两份《专利权转让合同》的效力和履行情况有关。当事人有权要求履行，史某某不因相关判决曾确认专利转让无效而丧失另行寻求法律救济的权利。史某某要求确认涉案两份《专利权转让合同》有效并要求王某某履行合同义务，法院予以支持。

这可以算是小瑕疵引起的大麻烦，专利变更手续中未经本人签字的一个瑕疵，虽然对本案的结果造成影响，但是给当事人带来诉累。建议实务中相关业务主办人应对流程性工作尽到审慎注意义务，确保工作的顺利推进。

3.专利申请权转让合同纠纷典型案例

【相关案号】

海南自由贸易港知识产权法院（2021）琼73知民初20号[3]

【基本案情】

2016年6月6日，周某及其妻子以40万元将海口周氏麻花钻有限公司（以下简称“周氏公司”）80%的股份转给谢某。谢某于2016年6月28日将周氏公司名称变更为中智公司。2016年11月24日，中智公司将周某发明的四刃带钻、扩、铰一体麻花钻向国家知识产权局申请专利。2017年1月17日，谢某等人与周某签订《资产协议》，约定向周某购买的无形资产包括十四种周氏麻花钻的图纸和专利所有权，购买的资产经评估后注入中智公司。2018年，谢某等人与周某因协议履行问题向龙华法院起诉，龙华法院认定周某未向谢某等人交付涉案专利，判令协议解除。2021年8月，周某起诉谢某、中智公司，请求返还涉案专利。

【裁判要点】

法院认为，谢某不是涉案专利的专利权人，周某请求谢某返还涉案专利没有依据。涉案专利并非职务发明，中智公司取得专利申请权没有依据，应当将专利申请权返还周某。由于中智公司已获得专利授权，专利申请权无法返还，则中智公司应将涉案专利返还周某。遂判决：中智公司将涉案专利返还周某，于判决生效之日起二十日内向国务院知识产权行政部门提交变更专利权人的相关手续。

【律师观点】

《专利法》第六条规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人。依据专利法的规定，发明人是专利申请权人，除非该项申请权已经协议转让或者该项发明为职务发明。涉案专利的发明人是周安善，围绕争议焦点，判断中智公司获得专利申请权是否有依据应从双方是否有合同关系或专利是否职务发明进行分析。本案中，中智公司主张周安善的发明是职务发明，但仅提供了中智公司申请专利以及维系专利的相关证据，并未对周安善发明涉案专利是否是执行本单位任务或者是利用本单位的物质技术条件完成进行举证证明，中智公司应承担举证不能的责任。

职务发明认定，在合乎立法本意的基础上平衡单位与发明人之间利益。《中华人民共和国专利法实施细则》（2023修订）第十三条规定，专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术信息和资料等。

因此，涉案专利申请技术是否属于执行公司的任务或主要利用公司的物质技术条件所完成的发明创造，成为确定专利权归属的判断依据。首先应对执行任务和具体内容予以举证和判断，其次应对从涉案专利申请技术与研发内容的相关性加以举证和判断。

对于企业来说，在日常运营过程中，可以结合自身实际情况和对知识产权保护工作的目标和定位，确定一套可行的知识产权管理制度，同时注意收集并妥善保存与单位有关的技术资料和劳动人事文件，在面临相关纠纷时才能从容应对。