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律师视角解读科技成果转化合同中的审核要点

近期,《中国科技成果转化2021年度报告(高等院校与科研院所篇)》(以下简称《报告》)发布,《报告》显示,我国科技成果转化活动持续活跃,2020年,3554家高校院所以转让、许可、作价投资和技术开发、咨询、服务方式转化科技成果的合同项数以及合同金额均有增长,合同项数为466882项,合同总金额为1256.1亿元。其中,转化科技成果超过1亿元的高校院所数量为261家。


《报告》指出,高校院所以转让、许可和作价投资方式转化科技成果的合同金额分别为69.8亿元、67.8亿元和65.0亿元,均呈现明显增长。高校院所转化科技成果的平均合同金额为96.6万元,其中,作价投资平均合同金额最高。


年度报告已连续出版发布4年,为适应新形势新要求,编者对2021年度报告内容进行了优化完善,其中特别值得关注的是,产学研合作促进科技成果转化的作用愈加凸显,技术开发、咨询、服务方式转化的科技成果情况得到加强。


随着科技成果转化相关政策的逐步落实和具体工作的持续推进,科技成果转化相关合同作为成果转化中的重要评价因素,实务中相关合同审核中出现的法律问题也逐步增多。在此,康达律师事务所i医法律服务团队基于在科技成果转化领域的法律服务经验,结合相关法律法规解读科技成果转化合同中的审核要点,以期为相关从业人员提供参考,有序开展科技成果转化工作。

一、《民法典》关于成果转化合同类型的规定

目前,转让、许可和技术开发、咨询、服务方式转化科技成果的合同在科技成果转化中为常见的合同类型,这类合同按照目前《民法典》的规定,应属于技术合同。《民法典》第八百四十三条规定,技术合同是当事人就技术开发、转让、许可、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。根据《民法典》第八百四十三条、第八百五十一条、第八百六十二条、第八百六十三条、第八百七十六条、第八百七十八条等规定,技术合同主要包括以下类型:


二、律师审核成果转化合同时的要点分析

目前,除作价入股以外,成果转化合同一般都属于技术合同,不同类型技术合同核心条款及具体要求在《民法典》第二十章中有较为全面的规定,同时,为了规范和指导相关合同的签署,在具体签订合同时,相关工作人员可以依据我国科技部等单位发布的合同模版,结合《专利法》《著作权法》等法律法规,依据不同成果转化类型选择适用的合同予以填写。


有鉴于此,《民法典》和模版合同中常见条款的法律风险在此不再赘述,笔者仅就实务工作中遇到的有代表性的审核要点在下文中予以分析探讨。


1.技术许可合同中的独占实施、排他实施和普通实施有什么区别?

《民法典》第八百六十二条规定,技术许可合同是合法拥有技术的权利人,将现有特定的专利、技术秘密的相关权利许可他人实施、使用所订立的合同。


但是实务中常见的独占、排他和普通实施许可等不同类型的许可方式对合同双方的权利义务有较大影响,《民法典》中并未对许可的具体方式予以规定,具体方式参照《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(2020修正)第二十五条规定,其中指出,专利实施许可包括以下方式:

(一)独占实施许可,是指许可人在约定许可实施专利的范围内,将该专利仅许可一个被许可人实施,许可人依约定不得实施该专利;

(二)排他实施许可,是指许可人在约定许可实施专利的范围内,将该专利仅许可一个被许可人实施,但许可人依约定可以自行实施该专利;

(三)普通实施许可,是指许可人在约定许可实施专利的范围内许可他人实施该专利,并且可以自行实施该专利。


当事人对专利实施许可方式没有约定或者约定不明确的,认定为普通实施许可。专利实施许可合同约定被许可人可以再许可他人实施专利的,认定该再许可为普通实施许可,但当事人另有约定的除外。技术秘密的许可使用方式,参照本条第一、二款的规定确定。笔者建议在技术许可合同中明确约定许可方式,同时对再许可相关事宜提前予以沟通确认,保障合同各方权益。


2.一案双报专利的许可协议签订时有什么注意事项?

《专利法》第九条规定,同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。由此引出“一案双报”的概念,也就是说,在同时满足“同一申请人”、“同日(指申请日)”以及“同样的发明创造”三个条件的前提下,既申请实用新型专利又申请发明专利的这种情况通常被称为“一案双报”。


在科技成果转化相关的许可合同中,经常会出现一案双报专利的许可问题,通常表现为实用新型专利已经授权,一案双报的发明专利还在实质审查中。即一个专利和一个专利申请权同时对外许可,签订在同一份专利许可协议中。对于此类合同,已经授权的实用新型专利的许可按照常规约定即可,但是在审中的发明专利申请被驳回的问题、实用新型专利与发明专利后续衔接问题等有待于在合同中进一步约定。


《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(2020修正)第二十九条规定,当事人之间就申请专利的技术成果所订立的许可使用合同,专利申请公开以前,适用技术秘密许可合同的有关规定;发明专利申请公开以后、授权以前,参照适用专利实施许可合同的有关规定;授权以后,原合同即为专利实施许可合同,适用专利实施许可合同的有关规定。人民法院不以当事人就已经申请专利但尚未授权的技术订立专利实施许可合同为由,认定合同无效。因此,按照上述司法解释可以知道,对于一案双报专利的许可合同,签订在以授权实用新型专利为基础上的专利许可合同是允许的,即使其中约定尚未授权的发明专利申请的相关内容,也不影响合同的效力和执行。


但是,需要注意的是,通常一案双报专利中发明专利申请后续有三种处理方式和结果:一、申请人放弃实用新型专利,仅仅获得发明专利授权;二、申请人修改发明专利的权利要求,获得发明专利的授权,维持发明和实用新型全部有效;三、申请人放弃发明专利申请,或者发明专利申请被驳回,仅保留实用新型专利。这三种不同处理方式和结果给被许可人带来不同的影响:


  • 若仅保留了实用新型专利,发明专利申请被驳回或撤回申请,这种情况下被许可人依然可以按照实用新型中的相关专利技术开展研发工作,但是如果被许可方对发明专利申请有特殊要求,建议双方在协议中对该种情况予以明确约定,避免后续产生纠纷。

  • 若放弃实用新型专利,选择发明专利,则实施许可合同的年限需要考虑专利保护期的限制,建议双方关注最终授权专利情况,对许可合同期限重新协商并签订书面补充协议。同时实用新型专利和发明专利对技术的保护内容有差异,被许可人应关注被授权专利的具体内容以合法实施专利,避免侵犯第三人的权益。

  • 若最终获得发明和实用新型两个专利,双方签署的原许可使用合同继续按照专利实施许可合同的有关规定执行即可。


3.对于涉及知识产权共有的约定,是否可以按照按份共有方式约定各方对技术成果的权属比例?

在科技成果转化相关合同中,无论是合作研发,或者许可、转让合同中关于改进知识产权的所有权约定,通常仅约定为共有,不具体约定比例,但个别情况下,也存在对技术成果的权属约定具体的比例。那么对权属约定比例的,是否可以认定为共有人按份共有知识产权呢?


《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(2020修正)第十六条明确规定,当事人对技术成果的权属约定有比例的,视为共同所有,其权利使用和利益分配,按共有技术成果的有关规定处理,但当事人另有约定的,从其约定。当事人对技术成果的使用权约定有比例的,人民法院可以视为当事人对实施该项技术成果所获收益的分配比例,但当事人另有约定的,从其约定。


按照上述解释可以知道,即使共有人约定了技术成果权属的比例或使用权的比例,仍然为共同共有,不因共有人的约定产生按份共有的效果。就共有技术成果的使用和分配等有关规定而言,我国《民法典》《专利法》和《著作权法》主要涉及以下内容:


(1)《民法典》第八百六十条规定,合作开发完成的发明创造,申请专利的权利属于合作开发的当事人共有;当事人一方转让其共有的专利申请权的,其他各方享有以同等条件优先受让的权利。但是,当事人另有约定的除外。合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的,除当事人另有约定外,可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。申请人取得专利权的,放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。


(2)《专利法》第十四条规定,专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的,从其约定。没有约定的,共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利;许可他人实施该专利的,收取的使用费应当在共有人之间分配。除前款规定的情形外,行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。


(3)《著作权法》第十四条规定,两人以上合作创作的作品,著作权由合作作者共同享有。没有参加创作的人,不能成为合作作者。合作作品的著作权由合作作者通过协商一致行使;不能协商一致,又无正当理由的,任何一方不得阻止他方行使除转让、许可他人专有使用、出质以外的其他权利,但是所得收益应当合理分配给所有合作作者。合作作品可以分割使用的,作者对各自创作的部分可以单独享有著作权,但行使著作权时不得侵犯合作作品整体的著作权。


综上所述,即使知识产权共有人约定了技术成果权属的比例或使用权的比例,共有方式仍然为共同共有,不因共有人的约定产生按份共有的结果。建议协议各方加强对《民法典》《专利法》和《著作权法》等相关法律法规中关于共有知识产权行使等规定的理解,同时在合法合规的前提下采取约定的方式对共有权利的行使予以明确。


4.成果转化合同中知识产权侵权责任的承担主体是谁?

《民法典》第八百七十四条规定,受让人或者被许可人按照约定实施专利、使用技术秘密侵害他人合法权益的,由让与人或者许可人承担责任,但是当事人另有约定的除外。


本条是关于实施专利、使用技术秘密侵害他人合法权益责任承担的规定。本条的立法解读指出,技术转让合同的实质是科学技术知识、信息和生产实践经验在不同法律关系主体之间的传递和扩展。这种传递和扩展同时也是技术权益的转移,即采用合同形式把专利权、专利申请权、专利使用权和技术秘密的使用权转移给受让人或者许可给被许可人。让与人转让的或者许可人许可的是某一项技术成果,不是利用公共的技术知识为对方提供咨询服务,因此,转让人或者许可人有义务保证受让人或者被许可人按照合同约定实施专利、使用技术秘密不会导致侵害他人的合法权益。受让人或者被许可人按照合同约定实施专利、使用技术秘密侵害他人合法权益的,该侵权责任则应当由让与人或者许可人承担,但是合同当事人另有约定的除外。


本条之所以规定由让与人或者许可人承担侵权责任,是因为侵权行为的发生是让与人让与或者许可人许可受让人或者被许可人使用的专利、技术秘密具有不合法性,而受让人、被许可人并不了解此情况,就一般的知识及通常掌握的技能也不能判断其所接受的专利、技术秘密具有不合法性,故其为善意受让人、善意被许可人。此时由让与人或者许可人承担侵权责任是合情、合法、合理的。需要说明的是,根据本条的规定,如果当事人作出了由受让人、被许可人承担责任或者由受让人与让与人、被许可人与许可人共同承担责任的约定,那么,在受让人或者被许可人按照约定实施专利、使用技术秘密侵害他人合法权益的情况下,侵权责任则要按照当事人的约定确定,即当事人的约定优于法律规定。


实务中,专利和技术秘密在许可和转让时,被许可人通常要对相关技术进行尽调,以确定标的技术的价值,更有利于明确技术合同的许可或转让价格,同时降低法律风险。虽然本条规定和立法解读中明确了责任承担主体通常为让与人或许可人,但是也有约定优先于法律规定的明确安排。鉴于技术本身的复杂度和技术权益转移时存在风险,建议相关协议各方从有利于自身角度考虑责任承担问题,包括但不限于责任主体、责任承担范围等内容,采取约定的方式维护自身权益。


5.计算机软件著作权的许可协议签订时候在许可方式和许可权利种类方面有什么注意事项?

(1)计算机软件著作权的许可方式

《著作权法》第二十六条规定,应明确著作权许可合同中许可使用的权利是专有使用权或者非专有使用权。就计算机软件著作权专有使用权的定义而言,见于中国版权保护中心《计算机软件著作权转让或专有许可合同登记指南》,其中指出计算机软件著作权的专有许可是指软件著作权人就其所享有权利的一项或多项,在特定时期和地域范围内,授权给被许可人专有使用的权利,即该项权利是独占的,排它的,除了被许可人可以有权使用外,其它任何人包括许可人本人都不得使用的权利。


此外,《计算机软件保护条例》第十九条规定,许可他人专有行使软件著作权的,当事人应当订立书面合同。没有订立书面合同或者合同中未明确约定为专有许可的,被许可行使的权利应当视为非专有权利。建议计算机软件著作权的许可协议双方应签订书面协议,同时在协议中明确约定许可方式,以明确双方权利义务,避免后续纠纷的产生。


(2)计算机软件著作权的许可权利种类

《著作权法》第十条规定,著作权包括下列人身权和财产权:(一)发表权,即决定作品是否公之于众的权利;(二)署名权,即表明作者身份,在作品上署名的权利;(三)修改权,即修改或者授权他人修改作品的权利;(四)保护作品完整权,即保护作品不受歪曲、篡改的权利;......(十七)应当由著作权人享有的其他权利。著作权人可以许可他人行使前款第五项至第十七项规定的权利,并依照约定或者本法有关规定获得报酬。由上述法律规定可以知道,目前我国允许对外许可的著作权相关权利仅限于著作权财产权,不包括著作权人身权,即发表权、署名权、修改权和保护作品完整权。


《计算机软件保护条例》第八条规定,软件著作权人享有下列各项权利:(一)发表权,即决定软件是否公之于众的权利;(二)署名权,即表明开发者身份,在软件上署名的权利;(三)修改权,即对软件进行增补、删节,或者改变指令、语句顺序的权利;(四)复制权,即将软件制作一份或者多份的权利;(五)发行权,即以出售或者赠与方式向公众提供软件的原件或者复制件的权利;(六)出租权,即有偿许可他人临时使用软件的权利,但是软件不是出租的主要标的的除外;(七)信息网络传播权,即以有线或者无线方式向公众提供软件,使公众可以在其个人选定的时间和地点获得软件的权利;(八)翻译权,即将原软件从一种自然语言文字转换成另一种自然语言文字的权利;(九)应当由软件著作权人享有的其他权利。软件著作权人可以许可他人行使其软件著作权,并有权获得报酬。


结合《著作权法》和《计算机软件保护条例》可以知道,著作权的修改权无法对外许可,软件著作权的修改权亦无法对外许可。那么,实务中如果被许可人有后续修改和升级软件的需求,该如何保障呢?笔者建议可以在计算机软件著作权许可协议中约定,在获得许可人书面同意或授权的前提下,被许可人有后续修改的权利,在合法合规的前提下实现被许可人的修改需求

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