科技成果转化视角下知识产权作价入股中的法律风险

作者：i医法律服务团队 | 2023.07.28

2023年5月，《中国科技成果转化2022年度报告（高等院校与科研院所篇）》（以下简称“报告”）在2023中关村国际技术交易大会发布。报告显示，总体来看，随着我国促进科技成果转化系列政策法规逐步落实，各高校院所科技成果转化工作已进入平稳发展阶段。在以转让、许可、作价投资方式转化科技成果方面，各项数据较2021年总合同金额和合同总项数均有所增长。截至2021年底，高校院所创设和参股公司数量为3415家，比截至上一年底增长17.6%。

科技成果作价投资作为一种重要的科技成果转化方式，将知识产权与企业的资金、人员等有形生产要素相结合，可以有效促进知识产权的转化运用，实现知识产权价值的最大化。但知识产权具有无形财产的特殊性，其出资时、出资后总是伴随着法律风险，容易发生纠纷。本文将结合诉讼案例和法律法规来分析科技成果转化场景下知识产权出资中存在的法律风险。

一、科技成果转化知识产权作价入股的法律依据与基本流程

目前我国的企业法律制度及知识产权法律制度对知识产权出资的规定相对原则性，较为笼统，下文列出成果转化作价入股相关的主要法律依据：

1、根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》（以下简称《科技成果转化法》）第十六条规定，科技成果持有者可以采用下列方式进行科技成果转化：......（五）以该科技成果作价投资，折算股份或者出资比例......

2、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）第二十七条规定，股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。

基于上述法律法规，实务中为了科技成果作价入股合法合规开展，常见的基本流程一般包括如下步骤：

1、股东按照有关规定，做出同意知识产权出资的决议。对于准备成立的公司，股东按照有关法律规定共同签署公司章程，约定彼此出资额和出资方式。对于已经成立的公司，股东按照有关法律规定和公司章程形成同意增资的决议，如有需要，则应当修改公司章程；

2、资产评估机构对知识产权进行评估作价；

3、对拟出资的知识产权完成交付，出资人将知识产权权利给公司；

4、办理工商、税务等变更登记，完成注册资本实缴变更登记备案。

依据上述法律法规和基本流程，对于科技成果转化而言，理论上具有可转让的财产性质的知识产权都可以用来出资，应满足三个条件：可以用货币估价、可以依法转让、不属于法律行政法规规定不得作为出资的财产。但是，知识产权价值本身具有复杂性、模糊性和易变性，而目前我国相关的法律法规较为笼统，使得知识产权出资对于科技成果转化时候的知识产权持有人和成果转化企业均具有较大的潜在风险，常见的情况有：出资知识产权价值评估不合规、出资知识产权的价值贬损、出资知识产权未能获得预期授权和出资知识产权的权利瑕疵等，下文予以详细解读。

二、科技成果转化知识产权作价入股中的法律风险解读

（一）出资知识产权价值评估不合规的风险

依据法律规定和基本流程，在科技成果作价入股时，选择有资质的专业评估公司对知识产权进行评估是非常重要的一个环节。没有经过评估的知识产权或者评估流程不合规，存在被认定为出资瑕疵的风险。

例如，秦某勇、江阴某飞稀土金属矿有限公司等民事二审一案【（2021）苏02民终6539号】中，秦某勇等股东将北京某兴业能源投资有限公司（以下简称“某投资公司”）股份转让于北京某绿环创科技发展中心（有限合伙）（以下简称“某绿有限合伙”），某绿有限合伙将其持有的“泥浆不落地智能环保一体化钻井固控系统”发明专利权作价5600万元作为认缴某投资公司股东货币出资。

某绿有限合伙对上述发明专利权作价5600万元依据是北京某鹏资产评估事务所（普通合伙）出具的《中绿有限合伙拟用于某投资公司投资所涉及的专利权资产评估报告》。但是，北京某鹏资产评估事务所（普通合伙）在对某绿有限合伙“泥浆不落地智能环保一体化钻井固控系统”发明专利权评估中未履行现场调查程序、使用不合理的评估假设、未对被评估单位的经营条件和生产能力进行调查了解、未分析营业收入、营业成本和净利润的可预测性，属重大遗漏评估报告。北京市财政局亦已对北京某鹏资产评估事务所（普通合伙）上述行为作出警告，责令停业六个月的行政处罚决定。

因此，秦某勇以北京某鹏资产评估事务所（普通合伙）对某绿有限合伙的“泥浆不落地智能环保一体化钻井固控系统”专利权评定价值6050万元作为已补足某投资公司5600万元货币出资的事实，缺乏充分、有效证据佐证。

《中华人民共和国公司法》第二十八条规定，股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。秦某勇作为某投资公司股东，没有按公司章程按期足额缴纳出资额。现某投资公司财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，秦某勇未依法履行出资义务即转让股权，申请执行人某飞公司申请追加某投资公司原股东秦某勇为被执行人，责成其在未依法出资的范围内承担责任的请求，符合法律规定。

上述案例可以知道，如果以知识产权作价投资时候，因资产评估问题被认定存在出资瑕疵，或将导致技术成果所有单位承担补足出资义务，以及被成果转化企业的债权人追究出资人补充赔偿责任等风险，给技术成果所有单位的成果转化管理工作带来挑战。笔者建议在选择评估机构时，除了具备资质和专业性外，还应关注该资产评估机构的执业质量，避免出现因资产评估不合规带来的风险。

（二）出资知识产权的价值贬损风险

此类情形一般见于出资知识产权被依法撤销或宣布无效的情形。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）（2020修正）》第十五条规定，出资人以符合法定条件的非货币财产出资后，因市场变化或者其他客观因素导致出资财产贬值，该出资人不承担补足出资责任，除非当事人另有约定。

《中华人民共和国专利法》第四十七条规定，宣告专利无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行的或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

《中华人民共和国商标法》第四十七条规定，宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

由此可知，注册商标或者专利被宣告无效，对宣告无效前已经履行的商标或者专利的出资行为不具有追溯力，除非证明权利人存在主观恶意，否则出资人不需要补足出资。青海某德生物技术有限公司、北京某德生物科技有限公司公司增资纠纷再审审查与审判监督一案【（2020）最高法民申4578号】确认了上述审判思路。

本案中法院经审理后认为，北京某德生物科技有限公司（以下简称“北京某德公司”）于2010年委托北京大正评估公司对其所有的知识产权价值进行了评估，并据此增资入股至青海某德生物技术有限公司（以下简称“青海某德公司”），双方未作其他约定。此后，青海某德公司召开股东会会议，决议同意北京某德公司以知识产权评估作价1300万元入股青海某德公司，并履行了工商变更登记手续。上述事实表明，北京某德公司的出资严格遵循了《中华人民共和国公司法》对知识产权出资的要求。虽然几年后用以出资的专利和商标都被宣告无效，但青海某德公司未能提交证据证明本案评估存在违法情形或者北京某德公司在评估时存在违法情形，现以案涉两项知识产权被确认无效，要求北京某德公司承担补足出资和赔偿损失的责任，缺乏事实和法律依据。

此外，青海某德公司未能提交证据证明北京某德公司在申请专利和商标时，以及向该公司股东会提交评估报告时存在故意隐瞒相关情况等主观恶意行为。

所以，原判决认定青海某德公司未能证明北京某德公司存在明知其知识产权会被宣告无效的恶意情形，故该公司关于北京某德公司存在主观恶意的主张缺乏事实依据，原审法院认定北京某德公司增资到位，判令驳回青海某德公司的诉讼请求，不存在缺乏证据证明的情形。

（三）出资知识产权未能获得预期授权

《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释（2020修正）》第二十三条规定，专利申请权转让合同当事人以专利申请被驳回或者被视为撤回为由请求解除合同，该事实发生在依照专利法第十条第三款的规定办理专利申请权转让登记之前的，人民法院应当予以支持；发生在转让登记之后的，不予支持，但当事人另有约定的除外。专利申请因专利申请权转让合同成立时即存在尚未公开的同样发明创造的在先专利申请被驳回，当事人依据《民法典》第五百六十三条第一款第（四）项的规定请求解除合同的，人民法院应当予以支持。

《民法典》第五百六十三条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：......（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的......

依据上述规定可知，在专利申请权出资后，相关人员应密切关注转让登记这一时间节点和具体驳回理由，尤其是抵触申请问题。笔者认为，若没有特殊约定，专利申请在转让登记后才被驳回或视为撤回，且不存在因抵触申请丧失新颖性驳回理由的话，则相关风险转移至成果转化企业，技术成果所有单位不再承担出资不实的风险。但是，有一种特殊情况需要提示，即在转让登记后，专利申请是因存在抵触申请丧失新颖性被驳回的，那么成果转化企业的其他股东还能要求技术成果所有单位继续履行出资义务。因此建议对于专利申请权被驳回或视为撤回后出资义务的履行，各方可以事先协商一致并在相关法律文件中予以约定。

（四）出资知识产权的权利瑕疵风险

此外，如果知识产权存在争议也不宜作为出资，即是否存在第三人基于各种原因正在请求宣告该知识产权无效、指控知识产权权利人侵犯其在先权利、请求确认该项知识产权权属等情况。

而且，如果未来成果转化企业有IPO的计划，根据证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》，申报企业需要满足“股权清晰”的要求，审核机构往往会要求发行人充分论证其股东用于出资的知识产权是否属于职务发明，是否存在纠纷或潜在纠纷。

通常情况，在成果转化企业成立时各股东签署的文件中，通常要求技术成果所有单位和/或科技成果完成人对技术成果不存在权利瑕疵进行承诺，承诺方应切实履行审查和注意义务，避免后续承担出资不实的法律风险。

三、结语

知识产权出资除了对技术成果所有单位存在隐患风险，对成果转化企业也可能影响其股权稳定性、股东利益，甚至影响企业的后续融资，因此无论是技术成果所有单位、成果转化企业还是其他股东，对知识产权出资整个过程要进行风险把控，避免潜在纠纷。