专利无效宣告程序中“分案申请修改超范围”无效理由的案例解读及思考

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2024年1月20日施行的《中华人民共和国专利法实施细则（2023修订）》第四十九条第一款规定：“依照本细则第四十八条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围”，本款系对专利分案申请修改不得超出母案范围的规定。并且《中华人民共和国专利法实施细则（2023修订）》第六十九条亦将第四十九条第一款纳入无效宣告请求的理由之一。在《中华人民共和国专利法实施细则（2010修订）》中，专利分案申请修改不得超出母案范围的规定见第四十三条第一款（R43.1），无效宣告理由在第六十五条。2023修订的细则中未对专利分案申请修改不得超母案范围及其作为无效理由的规定作出修改。

本文将聚焦这一不常见但具有典型意义的无效理由，结合典型案例和实践经验，重点就国家知识产权局的审查决定和审判思路予以简要分析，以期能见抛砖之效，助力科技创新。

一、2022年度专利复审无效十大案件之第4W113042号案^[1]

2022年度专利复审无效十大案件全部聚焦专利无效，除了新颖性、创造性等常见的无效条款外，还包括以分案修改超母案范围为无效理由的4W113042号案。本案为专利分案申请是否超范围的判断提供了审理思路、明确了审查标准，有助于促进分案申请相关审查标准的执行一致。

【基本案情】

该案是涉及电动平衡车领域的发明专利，该专利是基于母案提出的分案申请，专利权人为浙江某科技有限公司。针对该专利，浙江某进出口有限公司等主体先后提起三个无效宣告请求，无效理由涉及权利要求不清楚、得不到说明书支持、缺少必要技术特征、不具备创造性以及分案申请超范围等。本案中，申请人提出分案专利申请时对说明书进行了大量修改，使得分案申请在母案记载的结构的基础上，通过改变部件名称、增加和删除技术特征，增加了母案中未记载的结构方案。最终，国家知识产权局对上述三个无效宣告请求案合案审理后，作出无效宣告请求审查决定，以分案申请超范围为由宣告涉案专利权全部无效。

【决定依据】

分案制度设立的初衷是为了让母案中已记载但不满足单一性要求的技术方案也有机会获得专利权，分案申请享有母案的申请日，故其权利要求书和说明书均不应当超出母案记载的范围。如果分案申请说明书在母案的基础上作出较大修改，使得本领域技术人员基于修改后的说明书获得的技术信息发生改变，进而影响到对权利要求技术方案的理解，使得分案申请的权利要求涵盖了超出母案记载范围的其他技术方案，则该权利要求因超范围而应予无效，避免其获得的权利与其在母案申请日时对现有技术做出的贡献不相匹配。

【超范围的辅助考量因素】

本案中，国家知识产权局审查员在案例评析^[2]中对超范围的考量因素进行了介绍和分析。在涉案专利权无效宣告请求程序中，为了应对分案超范围的无效理由，专利权人对相关技术特征的含义做出多次不尽相同的解释。为了合理鉴别专利权人的解释，审慎作出超范围的判断，合议组从申请人的技术贡献、系列申请状况和涉案专利侵权诉讼等多个角度进行进一步考察。并且合议组也指出，辅助考量因素具有个性化色彩，是合议组基于该案的特定情况，根据已经掌握的案件信息作出的思考，有助于增强合议组的内心确认，并不能成为审查该类案件的一般性标准。判断分案申请是否超出母案范围，其标准仍然是技术方案记载在母案中，或者由母案记载的内容可以直接地、毫无疑义地确定。

二、专利无效宣告请求第4W109574号案^[3]

事实上，作为专利无效理由之一，关于专利分案申请是否超范围的讨论在专利无效宣告请求及司法审判实务中一直存在，下文另选取两个案例简要分析，首先介绍专利无效宣告请求第4W109574号案。

【基本案情】

该案是涉及生物技术领域中收集磁性颗粒的磁性材料的发明专利，该专利是基于母案提出的分案申请，专利权人为某日本公司。针对该专利，某中国主体提起无效宣告请求，无效理由涉及分案申请超范围、得不到说明书支持、缺少必要技术特征和不具备创造性等。最终，国家知识产权局对上述无效宣告理由审理后，于2020年9月25日作出无效宣告请求审查决定，以分案申请超范围为由宣告涉案专利权全部无效。

【决定依据】

涉案专利为分案申请，因此对涉案专利而言其原说明书和权利要求是指其母案申请文件的说明书和权利要求。原申请的说明书中并未直接记载专利权人所要求保护的磁力峰的技术方案，其技术方案系重新概括得到，并不能直接地毫无意义地确定。因此，涉案专利授权公告文本中的权利要求超过原申请记载的范围，不符合专利法实施细则第43条第1款的规定，宣告涉案专利权全部无效。

三、武汉某科技有限公司与国家知识产权局发明专利无效行政纠纷二审案^[4]

本案系国家知识产权局以分案申请修改超范围为理由宣告涉案专利全部无效后，专利权人不服向北京知识产权法院提起诉讼，并经最高人民法院二审判决驳回专利权人诉讼请求的案件。

【基本案情】

该案是涉及发电装置的发明专利，该专利是基于母案提出的分案申请，专利权人为武汉某科技有限公司（以下简称“某2公司”）。针对该专利，深圳市某科技有限公司（以下简称“某1公司”）提起无效宣告请求，无效理由涉及修改超范围、不具备创造性以及权利要求不清楚等。国家知识产权局作出第58564号无效宣告请求审查决定，宣告本专利权全部无效。某2公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼，一审法院作出（2022）京73行初16679号行政判决，判决驳回某2公司的诉讼请求。某2公司不服，向最高人民法院提起上诉，二审法院作出（2023）最高法知行终699号行政判决，判决驳回上诉，维持原判。

【判决依据】

二审法院总结的争议焦点问题为涉案专利权利要求1的修改是否符合专利法实施细则第四十三条第一款的规定。对此，法院分析如下：

首先，本案系分案申请，判断分案申请的权利要求的修改是否超范围，应以原申请公开的范围为准。对于原申请公开的范围，应从所属领域普通技术人员角度出发，以原申请的说明书和权利要求书所公开的技术内容来确定......在同一权利要求中甚至在同一句话中出现两个不同的术语，应认为申请人在专利申请过程中刻意对该两个术语进行区分，在无其他证据表明该两个术语具有相同含义的情况下，对该两个术语的含义原则上应作不同解释。

其次，《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第二条第一款规定：“人民法院应当以所属技术领域的技术人员在阅读权利要求书、说明书及附图后所理解的通常含义，界定权利要求的用语。权利要求的用语在说明书及附图中有明确定义或者说明的，按照其界定。”本案中，本专利及其母案说明书对“靠近”与“接触”用语的含义未作出定义或者说明，根据本领域技术人员对“靠近”与“接触”含义的通常理解，“接触”是指两个物体之间有物理接触，而“靠近”则意味着两个部件虽然距离近，但仍存在一定间隙，并没有物理接触。因此，从本领域技术人员理解的通常含义来看，“靠近”与“接触”也具有不同的技术含义。

再次，在引用附图时必须注意，只有能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征才属于公开的内容，由附图中推测的内容，或者无文字说明、仅仅是从附图中测量得出的尺寸及其关系，不应当作为已公开的内容......。

最后，从本专利技术方案所取得的技术效果来考虑，“接触”还是“靠近”所取得的技术效果也不相同......。

由上分析可知，被诉决定及一审判决认定，从原申请说明书及附图记载并不能直接、毫无疑义地确定本专利权利要求1中相关技术特征......本专利权利要求1及其从属权利要求2-6均不符合专利法实施细则第四十三条第一款的规定，并无不当。某2公司的相关上诉主张均缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

四、本文小结

本文列举了三个案例，第一个为国家知识产权局专利局复审和无效审理部发布的2022年十大典型案例，为专利分案申请是否超范围的判断提供了审理思路、明确了审查标准；第二个案例的无效审查和无效宣告时间早于2020年，体现了国家知识产权局专利局复审和无效审理部更早期对分案申请是否超范围的审查实践思路与典型案例的一致性；第三个案例中最高人民法院二审维持国家知识产权局无效宣告请求审查决定，这种司法认定不仅体现对行政专业判断的尊重，更通过判例确定了分案申请是否超范围的专利无效宣告审查与司法审查的统一性。

此外，综合分析上述三个分案申请权利要求超范围的专利无效典型案例，不仅是对专利分案申请是否超范围的审查标准进一步明晰，也引发了对我国分案申请制度的重新思考。作为对单一性原则的必要补充，分案申请制度设计既允许申请人基于国家知识产权局指出的单一性缺陷被动分案，也赋予其在审查程序主动分案的权利，此种制度安排在保障申请人权益的同时，客观上也为制度利用创造了一定的操作空间。从实务角度而言，本案也不仅只是一个无效案件，更是专利权人与其他市场参与主体间商业竞争链条的一环。共同构建良好的专利生态才有利于保护真正的创新主体的利益，进一步构建健康的商业环境。

参考文献：

[1]参见第57433号⽆效宣告请求审查决定。

[2]十大案件 | 评析“电动平衡车及其支撑盖体、启动方法、转弯方法”发明专利权无效宣告请求系列案，公众号：赋青春，2023年7月11日。

[3]参见第46268号⽆效宣告请求审查决定。

[4]参见最高人民法院（2023）最高法知行终699号行政判决。